Recht + Steuern Vorsicht beim Unternehmenskauf: Wenn dem Mitarbeiter die Patente gehören

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Wem gehört eine Erfindung: Der Firma oder dem Arbeitnehmer?

Wem gehört eine Erfindung: Der Firma oder dem Arbeitnehmer?© mma23 - Fotolia.com

Patente sind beim Unternehmenskauf von großer Bedeutung. Das Recht an den Erfindungen liegt aber oft bei den Arbeitnehmern, warnt Rechtsanwalt Nicolai Ticic. Worauf Firmen bei Patenten achten sollten.

Patente sichern bei vielen Unternehmen den technischen Vorsprung gegenüber Nachahmungen der Konkurrenz. Bei einem Unternehmenskauf ist das Patentportfolio des Zielunternehmens daher von entscheidender Bedeutung. Hierbei offenbart sich jedoch oftmals, dass die zugrunde liegenden Erfindungsrechte noch bei den Arbeitnehmern liegen. Ein solcher Umstand kann schnell zum „Deal Breaker“ werden.

Technologie und Innovationen sind oftmals die entscheidenden Assets im Rahmen eines Unternehmenskaufs. Insbesondere in innovationsgetriebenen Branchen spielen Patente und Patentanmeldungen für die Kaufentscheidung häufig eine zentrale Rolle.

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Patente in der Due Diligence-Prüfung

Im Rahmen einer sogenannten Due Diligence-Prüfung wird das Zielunternehmen vom potentiellen Käufer auf „Herz und Nieren“ geprüft. Hierbei ist das Patentportfolio eines Unternehmens für den Käufer von besonderem Interesse, ermöglichen es doch erst Patente, Erfindungen auf dem Gebiet der Technik wirkungsvoll gegen Nachahmer zu schützen und Trittbrettfahrer abzuschrecken. Im Rahmen dieser Prüfung werden wichtige „Eckdaten“ abgefragt, um etwaige Risiken frühzeitig zu identifizieren: Besteht ausreichender Patentschutz für die relevantesten Erfindungen? Besteht Patentschutz regional in den Ländern, in denen das Zielunternehmen die höchsten Umsätze erzielt? Wenn ja, wie lange sind die Patente dort noch in Kraft? Werden die Patente möglicherweise von Konkurrenten in ihrem Bestand angegriffen? Und, ganz wichtig, ist das Zielunternehmen überhaupt Inhaber „seiner“ Patente?

Zielunternehmen nicht automatisch Inhaber

Im Rahmen einer solchen Due Diligence-Prüfung kann sich offenbaren, dass das Zielunternehmen seinerzeit nicht Inhaber der zugrunde liegenden Erfindungsrechte geworden ist. Welche Hintergründe hat dieser nicht gerade seltene Befund?

Die Mehrzahl der betrieblichen Erfindungen wird von angestellten Arbeitnehmern getätigt. Die Rechte an solchen Arbeitnehmererfindungen liegen jedoch nicht automatisch beim Arbeitgeber. Vielmehr steht das Recht auf das Patent dem Erfinder selbst zu. Es bedarf daher einer gesonderten Überleitung dieser Rechte auf den Arbeitgeber. Bei Arbeitnehmern sieht das deutsche Arbeitnehmererfindungsgesetz hierfür ein besonderes Procedere vor: Erforderlich ist die Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer sowie deren fristgebundene Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber.

Versäumte der Arbeitgeber die Frist zur Erklärung der Inanspruchnahme gegenüber dem Arbeitnehmer, so führte dies in der Vergangenheit bis zur Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes am 01.10.2009 zur automatischen Freigabe der Erfindung durch den Arbeitgeber. Drastische Folge: Der Arbeitnehmer blieb mangels ausdrücklich erklärter Inanspruchnahme weiterhin Rechteinhaber. In Unkenntnis dieses Defizits haben Unternehmen derartige Arbeitnehmererfindungen sodann – unberechtigt – im eigenen Namen zum Patent angemeldet und in der Folgezeit jahrelang wirtschaftlich ohne rechtliche Grundlage verwertet.

Gesetzesreform nicht ausreichend

Mit der Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes am 01.10.2009 wollte der Gesetzgeber dieses Risikopotential minimieren und veränderte die Regelungssystematik: Die Inanspruchnahme von Erfindungen gilt nach Ablauf einer bestimmten Frist nach Erfindungsmeldung automatisch als erklärt. Möchte der Arbeitgeber dies verhindern, muss er die Erfindung vor Fristablauf nunmehr gegenüber dem Arbeitnehmer freigeben. Er muss aktiv und ausdrücklich erklären, dass er nicht Rechteinhaber werden möchte. Das Problem eines „versehentlichen Rechtsverlusts“ durch fehlende ausdrückliche Erklärung der Inanspruchnahme einer Erfindung stellt sich daher seit der Gesetzesänderung nicht mehr.

Im Rahmen von Due Diligence-Prüfungen stößt man jedoch noch auf zahlreiche Patente und Patentanmeldungen, für die diese automatische Inanspruchnahme noch nicht eingreift. Fehlt es bei diesen „Alterfindungen“ an einer wirksamen Inanspruchnahme, wäre der Arbeitnehmer also weiterhin Rechteinhaber geblieben. Beim Unternehmensverkauf kann sich daraus ein „Deal Breaker“ entwickeln: Beruft sich der Arbeitnehmererfinder im Nachhinein auf seine Rechte, so kann ihm ein Übertragungsanspruch hinsichtlich des Patents oder der Patentanmeldung zustehen. Sofern die Erfindung zwischenzeitlich verwertet wurde und entsprechende Umsätze generiert wurden, drohen zudem finanzielle Ausgleichsansprüche – auch rückwirkend. Die Höhe derartiger Nachforderungen liegt nicht selten im fünfstelligen Bereich.

Nachträgliche Übertragungsvereinbarung

Wird im Rahmen der Due Diligence-Prüfung festgestellt, dass das Zielunternehmen die Inanspruchnahme von wichtigen Erfindungen in der Vergangenheit versäumt hat, sollte kurzfristig gehandelt werden: Oftmals wird es ratsam sein, auf den Arbeitnehmererfinder zuzugehen und – soweit möglich – nachträgliche Übertragungs- und Vergütungsvereinbarungen abzuschließen. Bei derartigen Verhandlungen ist ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt. Nicht selten haben Erfinder überhöhte Erwartungen an die Höhe der ihnen zustehenden Vergütung. Dies umso mehr, sofern der Erfinder das Zielunternehmen zwischenzeitlich verlassen haben sollte. Da bei Unternehmenskäufen regelmäßig nur kurze Zeitfenster für derartige Verhandlungen bestehen, steht der Verkäufer unter besonderem Druck, mit dem Erfinder eine Einigung zu erzielen.

Check-up fürs Patentportfolio

Aus Verkäufersicht zahlt es sich daher aus, pro-aktiv tätig zu werden. Im Hinblick auf Patente- und Patentanmeldungen sollte frühzeitig auf die Einrichtung eines sorgsam dokumentierten Arbeitnehmererfinder-Meldesystems- und -vergütungssystems geachtet werden.

Nicolai Ticic ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in Stuttgart im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz.

1 Kommentar
  • Jürgen 19. August 2014 10:37

    Grundsätzlich sollte man sich auch immen einen Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz holen. Auf langer Sicht lohnt sich dies!

    Gruß
    Jürgen

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